商標権侵害とは？違法な商標使用による損害賠償や刑事罰の危険性について元検事の弁護士が解説

「貴社はワイシャツに鶴亀マークをつけて販売しておられます。しかし、当社は被服を指定商品とする鶴亀マークの商標登録をしており、貴社の行為は当社の商標権を侵害しています。直ちに商品の販売を中止し、当社の損害を賠償することを求めます。これに応じない場合は刑事告訴も含めた法的措置をとります。」

ビジネスの過程で商標権侵害の主張が記載されたこのような通知書を受領することがあるかもしれません。
果たして、通知書に記載された通り商標権侵害となるのでしょうか。また、その場合、どのような法的責任を負うのでしょうか。

この記事では、どんな行為が商標権侵害に該当するのか、該当する場合にどのような法的責任を負うのか、商標権を侵害された場合の対応方法、商標権侵害の主張を受けた場合の反論方法などについて詳細に解説します。

1. 商標とは？

商標とは、平たく言えば、「自分の商品・役務と他人の商品・役務とを識別するための目印」のことです。

例えば、高品質な洋服で定評のある衣料品メーカー「鶴亀株式会社」という架空の会社があるとします。
鶴亀株式会社は自社製のＴシャツに、鶴と亀が肩を組んでいるワンポイントの図柄（鶴亀マーク）をつけて製造販売していたとしましょう。
この鶴亀マークは、その衣料品が、鶴亀株式会社の製品であることを示しており、消費者はこのマークによって、品質の高い同社の製品であると信頼し購入しています。

もしも、他のメーカーが無断で粗悪なＴシャツに鶴亀マークをつけて販売することが許されるなら、消費者の信頼は裏切られ、鶴亀株式会社の信用も地に落ち、高品質の製品を生み出してきた企業努力も無に帰してしまいます。

商標法は、このような事業者の信用や需要者の利益を保護する法律です。

鶴亀株式会社が、自社のＴシャツ（登録上の区分は「被服」）という「指定商品」に使用する鶴亀マークを「商標」として特許庁に登録の出願をし、特許庁がこれを登録することで、鶴亀株式会社がその商標を指定商品に使用する権利に対して保護が与えられるのです。
こうした商標は、伝統的な文字・図形・記号に限らず、立体形状・色彩・音によるものも含まれます（商標法2条１項）。

 

2. 商標権侵害とは？

商標権を侵害する行為の類型は商標法に定められていますが、ここでは、①専用権を害する行為、②禁止権を害する行為、③間接侵害行為について解説します。

 

2-1. 専用権を害する行為

商標権者に認められる「専用権」とは、指定商品・役務に関して、登録商標を独占的・排他的に使用することができる権利です（同法25条）。

商標権者でない者が、何らの権限もなく、登録商標を指定商品・役務に使用することは、商標権者の専用権を侵害する行為に該当します。

例えば、他社が鶴亀株式会社に無断で、鶴亀マークと全く同じマークを被服に使用する場合が専有権侵害の例として挙げられます。

 

2-2. 禁止権を害する行為

商標権者の専有権を実効的なものにするために、商標権者には、他人が同一の商標を同一の商品・役務に使用する行為だけではなく、他人が登録商標の類似範囲に属する商標を使用する行為を排除する権利が認められています。
このような商標権者の権利を禁止権といいます。

このような禁止権に対する保護として、次の各行為は、商標権を侵害する行為とみなされます（37条1号）。

1. ①「登録商標」を、「指定商品・役務と類似した商品・役務」に使用する行為
2. ②「登録商標に類似した商標」を、「指定商品・役務」に使用する行為
3. ③「登録商標に類似した商標」を、「指定商品・役務と類似した商品・役務」に使用する行為

【専有権・禁止権のまとめ】

	商標が同一	商標が類似
商品・役務が同一	専有権	禁止権
商品・役務が類似	禁止権	禁止権

 

2-3. 禁止権を害する行為の該当性が争われた事例

禁止権に関しては、「商標が類似しているか否か」、「指定商品・役務が類似しているか否か」をめぐって当事者間の主張が対立するケースがあります。

商標が類似しているかという点について、最高裁は、「商標の類似は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否か」によって判断すべき旨を判示しています（最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁（氷山印事件））。

また、商品・役務が類似しているかという点について、最高裁は、「商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される恐れがあると認められる」か否かによって判断すべき旨を判示しています（最判昭和36年6月27日民集15巻6号1730頁（橘正宗事件））。

 

2-4. 間接侵害

商標権の保護を実効的なものとするために、商標権を侵害する行為のうち、予備的・準備的なものを「みなし侵害行為」として禁止しています（同法37条2号～8号）。

これらの行為は「間接侵害」といわれています。

間接侵害行為は、多様な類型を含むので全ては紹介できませんが、冒頭の登録商標「鶴亀マーク」、指定商品「被服」の場合で言うと、例えば、①鶴亀マークをつけた衣料品を譲渡目的で所持する行為（同法37条2号）、②商標の使用をするために鶴亀マークを印刷したタグ、包装紙などを所持する行為（同法37条5号）、③商標を自ら使用し、または他人に使用させるために鶴亀マークのついた包装紙やラベルなどを製造したり、輸入したりする行為（同法37条7号）などが間接侵害行為に該当します。

 

2-5. 商標権侵害の要件とは？

ここまで述べたところから、商標権侵害の要件は次のとおりです。

1. ①侵害者による商標の使用があること
2. ②かかる商標の使用が専用権侵害行為、または、みなし侵害行為（禁止権侵害、間接侵害）に該当すること
3. ※ただし、要件として、上記①の使用が「③商標的使用であること」が必要になります。

この要件が争点になることも多いため、次に詳しく説明しましょう。

 

3. 商標的使用か否かが商標権侵害の有無を左右する

3-1. 商標的使用とは何か？

商標権が保護されるのは、需要者が商標を通じて、商標権者による商品・役務であると認識・信頼するからでした。

このように商標には、商品・役務の主体を需要者に表示する機能があり、これを「商標の出所表示機能」と言います。
そして、この機能を発揮させる商標の使い方を「商標的使用」と呼びます。

たとえ登録商標が無断で用いられても、その商品・役務の主体を需要者に表示する商標的使用でないならば、これを禁じる必要はありません。

このように「商標の出所表示機能」が発揮される「商標的使用」でない限り、商標権侵害とはならないのです（同法26条1項6号）。

次に具体例を紹介します。

 

3-2. 商標的使用でないとして商標権侵害を否定した裁判例その1

裁判例（巨峰事件：福岡地裁飯塚支部昭和46年9月17日判決）※

Ｘは、「巨峰」の文字でデザインされた商標の権利者で、その指定商品は包装用容器でした。Ｙは包装用容器の製造販売業者で、ぶどうの生産者向けに「巨峰」という印を表示した出荷用の包装用段ボール箱を製造販売したところ、Ｘから商標権侵害の主張を受けました。

しかし、裁判所は、Ｙの包装用段ボール箱にある「巨峰」の表示は、箱の中身がブドウの巨峰であることを表示したものに過ぎず、段ボール箱という指定商品を製造・販売する主体を表示するものでないとして、侵害を否定しました。

つまり、Yによる「巨峰」の表示は、段ボール箱の出所表示をするものではないから、商標的使用には該当しないと考えられたのです。

※https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=14544

 

3-3. 商標的使用でないとして商標権侵害を否定した裁判例その2

裁判例（Alyays Coca-Cola事件：東京地裁平成10年7月22日判決）※

Yが「オールウェイズ　コカ・コーラ」というキャッチフレーズによる販売促進キャンペーンを実施し、「Coca-Cola」のロゴの左上に「Always」または「オールウェイズ」という文字を表示する行為が、コーヒー等を指定商品としてXが登録する「オールウェイ」という商標権の侵害に当たるかが争われました。

裁判所は、「オールウェイズ　コカ・コーラ」のキャッチフレーズは、需要者がいつもコカ・コーラを飲みたいというような購買意欲を高める効果を内容とする表現であり、上記の表示を見た一般顧客は、Ｙの販売促進キャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部として認識すると解されるから、このような表示は商品を特定ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられていないとして侵害を否定しました。

※https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=13744

 

4. 商標権侵害への対処法その1：民事手続き

4-1. 商標権侵害には各種の民事手続が可能

商標権侵害行為（みなし侵害行為を含む）に対しては、次のような民事的請求を行うことが考えられます。

• ・損害賠償請求（民法709条、商標法38条）
• ・不当利得返還請求（民法704条）
• ・差止請求・廃棄除却請求（商標法36条1項・2項）
• ・謝罪広告など信用回復措置請求（商標法39条、特許法106条）

 

4-2. 商標権侵害における損害賠償請求については過失・損害額が推定される

損害賠償請求には、通常、侵害者の故意・過失や損害額を主張立証する責任を権利者が負います。

しかしながら、商標権は登録され公示されているので、商標を使用しようとする者は、登録商標の有無を調査することが可能です。

このため商標権の侵害行為には過失が推定されます（商標法39条、特許法103条）。

そして、実務上、反証が認められる余地はほとんどなく、損害賠償義務を免れることは困難です。

また、損害額についても、商標権侵害によって売上がいくら減少したのかを立証することは容易ではないため、算定について推定規定を設けています（商標法38条）。

 

4-3. 商標侵害物などの廃棄請求が可能

廃棄請求とは、差止請求を実効的にするために、これに附帯して認められる請求で、侵害行為を組成した物の廃棄、侵害行為に供した設備の除却等を求めることができます。

例えば、商標を付した商品、包装紙、カタログなどの廃棄、商標を表示した看板の廃棄や看板に表示された商標の抹消などを求めるケースが考えられます。

 

5. 商標権侵害への対処法その2：刑事手続き

商標権侵害行為には刑事罰があります。

5-1. 専用権侵害行為への刑事罰

専用権侵害行為の罰則は、①10年以下の懲役刑、もしくは、②1000万円以下の罰金刑、または①②の両方を併科されます（商標法78条）。

 

5-2. みなし侵害行為への刑事罰

みなし侵害行為に対する罰則は、①5年以下の懲役刑、もしくは、②500万円以下の罰金刑、または①②の両方を併科されます（商標法78条の2）。

 

5-3. 両罰規定

会社のような法人において、その代表者・従業員等が業務に関して犯罪行為を行った場合、当該行為者の処罰とは別に、法人にも罰則を科すことを「両罰規定」といいます。
商標法においても行為者処罰に加え、法人に対して３億円以下の罰金刑が規定されています（商標法82条1項1号）。

 

5-4. SNS投稿は商標権侵害で処罰されるか？

登録商標がついた商品の写真をSNSやネットオークションなどに投稿した場合、商標権侵害として処罰されるのでしょうか。

例えば、鶴亀マークがついているけれど、鶴亀株式会社製ではない偽物のＴシャツをフリマアプリで販売しようと考えて、その写真をサイトにアップしたとしましょう。

偽物と知らなかったならば、犯罪とはなりません。

商標法違反の犯罪は故意犯を予定しており、商標権侵害の事実を認識していなければ犯罪は成立しないからです。

 

6. 商標権侵害についての民事的請求の方法

6-1. 一般的な方法

商標権侵害の被害を受けた場合、民事的請求をする場合には次のような手段を講じることが考えられます。

1. ①内容証明郵便による通知（侵害行為の停止と損害賠償を求める）
2. ②仮処分命令申立（裁判所に仮の処分として侵害行為の差止を申し立てる）
3. ③本案訴訟（侵害行為の差止、信頼回復措置、損害賠償請求）
4. ④強制執行（差止に従わない場合の間接強制、賠償金を支払わない場合の差押えなど）

 

6-2. 個別の事案に応じた対応が重要

もちろん実際の事件処理となれば、これらに尽きるものではありません。

例えば、侵害者の資力に疑問があるなら、後の賠償金の回収に備えて、侵害者の財産（銀行口座や不動産など）の仮差押えを先行するべきでしょう。
また、被害の拡大を抑えたいがために、慌てて警告書を発することが最善でない場合もあります。
被害者が商標権侵害行為に気付いた段階では、どれだけの規模で侵害行為が行われたのか、販売された偽商品の数量、販売期間、代金額など、被害内容の全容を把握することは困難です。

そのような場合に、拙速に警告書を発してしまうと、侵害者の証拠隠滅行為を誘発してしまい、侵害行為や被害内容の全容を把握することが困難になる危険があります。
むしろ、警告書など発送することなく、裁判所に証拠保全手続を申立て、侵害行為の証拠（例えば、違反商品自体、在庫管理表、取引伝票など）を押さえてしまうことが必要なケースもあるかもしれません。

商標侵害事件の解決には、このような事件処理の戦略が重要ですから、商標権侵害のおそれを認識した場合には、早期に弁護士に相談することが必須と言えるでしょう。

 

7. 他社の商標権を侵害してしまったときの対処方法

逆に、他者から商標権侵害だと主張された場合は、どのように対処するべきでしょうか。
もちろん、あえて意図的に、登録された商標を自社製品に用いたというなら、何より直ちに侵害行為をやめ、正直に謝罪し、賠償を含めた示談交渉を誠実に進めるべきです。

ただ、そのような意図は無いというケースでは、本当に商標権を侵害したと言えるかどうかは法的判断が難しいケースが多く、商標権侵害と主張されても、これを否定されるべき場合は珍しくありません。

例えば、次のような反論ポイントがあるかもしれません。

• ・用いた商標が、登録商標と同一・類似したものとは言えない
• ・商標を用いた商品・役務が、登録された指定商品・役務と同一・類似したものとは言えない
• ・商標的使用とは言えない

さらに、そもそも商標登録の適法性に疑義があれば、特許庁に審判を申立て、商標登録自体を消滅させるという争い方もあります。

	名称・条文	概要
1	登録無効審判請求 （商標法46条）	そもそも登録の要件を欠いており、登録を認めるべきでなかった場合などに、登録の無効を申し立てる
2	不使用取消審判請求 （商標法50条）	継続して3年以上、登録された商標を使用していない場合に、登録の取消を申し立てる
3	不正使用取消審判請求 （商標法51条）	商標権者自身が、故意に消費者の誤認を招く行為などを行った場合に、登録の取消を申し立てる（例えば、自分の登録した商標を、他人の商標に似るように変形して使用した場合）

この他にも、商標法の実務では、商標権侵害と主張された側が、反論して権利侵害を否定する様々な手法が用いられます。
その一部を紹介します。

	名称・条文	概要
1	先使用の抗弁 （商標法32条）	登録出願よりも先に、商標を使用し、周知されている場合
2	継続使用の抗弁 （平成26年改正附則5条など）	法改正で新たな登録が認められるよりも前から、商標を使用している場合
3	商標無効の抗弁 （商標法39条） （特許法104条の3）	そもそも登録無効審判で無効とされるべき登録の場合
4	権利濫用の抗弁 （民法1条3項）	不正な目的で商標登録した場合など

8. 商標権侵害への対応は専門家に相談を

商標権侵害の事件は、被害者側にせよ、侵害者側にせよ、専門的な知識なくして、適確な処理を行うことは困難です。
対応を誤れば、企業の信用を失うばかりか、金銭的損失が発生するおそれがあり、企業の存立を危うくする場合もあります。
商標権侵害の対応は、専門家に御相談ください。

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